本文源自：中華商標

案情：

      第384939號文字商標“椰子”于1991年3月30日經核準注冊，核定使用在第25類“鞋”上。2019年4月28日，商標獨占許可人沈慶春授權許可福州市馬尾區大掌柜貿易有限公司（下稱大掌柜公司）使用“椰子”商標，并可以自身名義對侵犯訴爭商標的行為采取任何形式的法律行為。

      2019年9月26日，大掌柜公司對莆田市佰良信息技術有限公司（下稱佰良公司）在“拼多多”電商平臺開設的“丁麗姿運動戶外旗艦店”頁面內容進行證據保全公證。公證顯示，該網店銷售商品的標題為“Dliziz旗艦店正品椰子款350v2白冰淇淋男鞋女鞋運動跑步鞋小白鞋”“Dliziz正品椰子款350v2可燃冰透氣防滑冰藍爆米花運動休閑跑步鞋”“Dliziz椰子款350v2白冰淇淋女鞋冰藍男鞋滿天星反光運動鞋跑步鞋”。“Dliziz丁麗姿”系佰良公司于2012年5月7日注冊的商標，核定使用商品類別為第25類“服裝；胸衣；體操鞋；鞋；帽子；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶；婚紗”。

      大掌柜公司以上述商品標題使用“椰子”侵犯其注冊商標使用權、侵蝕其商業機會為由提起訴訟，請求佰良公司停止侵權行為，賠償其經濟損失、商譽損失及維權支出的合理費用計52950元。審理過程中，大掌柜公司以“雙方自行協商解決”為由申請撤回對佰良公司的起訴。

審判：

       福建省莆田市中級人民法院（下稱莆田市中級人民法院）審理認為:

       商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。公眾通過各種網絡搜索“椰子鞋”，搜索結果基本上是Adidas和美國說唱歌手KanyeWest（下稱侃爺）聯名發布的yeezy運動鞋以及類似樣式的流行鞋子。大掌柜公司也認可市場上把yeezy音譯為“椰子”，認可“椰子”是一款鞋型。可見，“椰子”代表的是一種新潮、文化現象，椰子鞋是對一類鞋款式的描述。大掌柜公司未能提供其在鞋上使用“椰子”標識、宣傳“椰子”注冊商標的證據，網絡搜索“椰子鞋”也沒有導向其生產、銷售的商品上。佰良公司在其銷售的鞋子的標題上使用文字“椰子”，只是對所售鞋子款式的描述，并非商標性使用；其標題中的“Dliziz丁麗姿”才是商標性使用，用于識別所售鞋子的來源。而且，佰良公司在商品標題中沒有突出使用文字“椰子”，不會使相關公眾誤認文字“椰子”與大掌柜公司享有普通許可使用權的商標“椰子”存在關聯關系。大掌柜公司主張佰良公司侵害其商標使用權缺乏依據。鑒于大掌柜公司此前曾從類似案件中獲得賠償，故對于本案在訟爭行為是否侵權的判斷上具有示范作用，大掌柜公司提出撤回對佰良公司起訴的請求不利于引導公眾正確識別類似行為是否侵權。

      據此，莆田市中級人民法院依法處理如下：

      一、裁定不準許大掌柜公司撤回對佰良公司的起訴；

      二、判決駁回大掌柜公司的訴訟請求。案件受理費1123.7元，由大掌柜公司負擔[1]。

     大掌柜公司不服一審判決，向福建省高級人民法院提起上訴。福建省高級人民法院二審認同一審的判決理由，并駁回上訴，維持原判[2]。

評析：

       國際知名運動品牌Adidas和美國說唱歌手侃爺聯手推出的yeezy運動鞋因外觀特別、穿著舒適而備受年輕人青睞，每次發布新品都引發了搶購熱潮。我國消費者將yeezy音譯為“椰子”，與水果椰子或商標“椰子”并無關聯。許多網店為了蹭yeezy熱度，紛紛在銷售該款鞋子時標注“椰子款”或“椰子鞋”。注冊商標“椰子”的權利人即以商標權利受侵害為由維權，獲得了不少賠償。本案的審理厘清了使用商標文字即構成侵權的誤區，有助于識別商標文字使用的合理界限，促進商標權利人持續宣傳使用保護商標，提升商標顯著性和知名度。

      （一）商標性使用是構成商標侵權的前提，正當使用不構成商標侵權在商標侵權案件中，對是否屬于商標性使用的識別直接影響判決結果。《商標法》第四十八條規定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。”可見，商標是在商業活動中使用，商標性使用的目的是標示商品或服務的來源，使相關公眾能區分不同商品或服務的提供者。認定商標侵權，前提是被告的使用行為必須構成商標性使用，這是一個必不可少的獨立要件。

      一般來講，商品或服務提供者除標示自己的商標以便于消費者識別外，還會對商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量、產地、形狀或者生產者的名稱及其他特點予以說明，從而使消費者明了商品的特性、使用方法等，達到促銷其商品或服務的目的。如果商標權的范圍過大，就會不合理地限制其他商品或者服務提供者描述其產品或者服務的自由。為此，各國法律通常都會對商標權的保護范圍加以規制。

      我國《商標法》第五十九條規定，“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”

     《最高人民法院關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》第二十二條規定：“妥善認定商標侵權抗辯，維護正當經營者的合法權益。商標侵權行為應以在商業標識意義上使用相同或者近似商標為條件，被訴侵權人為描述或者說明其產品或者服務的特點而善意合理地使用相同或者近似標識的，可以依法認定為正當使用。”

      世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協定》第17條也規定：“WTO成員可以對本協議規定的商標排他權規定有限的例外，例如對描述性詞匯的正當使用，但此類限制應考慮商標權人和第三方的正當利益。”

      正當使用是各方利益權衡的結果，是對注冊商標專用權的限制。商標權人需要控制商標的使用，防止商譽和競爭優勢被竊取；經營者需要精確描述自己的商品，開展有效的市場競爭；相關公眾既需要準確的商品信息，也需要準確區分商品提供者，還需要各方有效競爭提供更高品質的商品，以實現消費利益最大化。如果商標中的文字或通用標志被專用權人壟斷，很容易產生市場壁壘，最終損害消費者的利益。在司法實踐中，商標的正當使用，一般包括商標的指示性使用和描述性使用。指示性使用是為了指示其商品或服務的用途而使用注冊商標。該種使用往往是為了說明其商品與注冊商標的商品之間的某種聯系。

      是否構成指示性使用需要考量三個要素：1.是否不使用該商標，產品或服務將無法辨識，即使用他人商標的必要性；2.使用的數量與形式，即是否在必要且合理的限度內使用他人商標；3.是否引起了混淆，即第三人不得暗示其與商標權人存在贊助或者認可關系。

      指示性使用未將他人商標當做自己的商標使用，屬于真正意義上的對他人商標的正當使用。相對于指示性使用，描述性使用是非商標性使用，指行為人在描述其商品或者服務時，對與他人商標相同或相似文字進行的合理使用，如為了說明產地、說明商品的成分、服務的特征等而使用注冊商標文字，一般為普通詞匯構成的商標文字。這種情況下使用的商標文字是正當使用，并不具有商標的含義。這在實踐中也已取得共識。

      《最高人民法院關于深圳市遠航科技有限公司與深圳市騰訊計算機系統有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司西安分公司侵犯商標權及不正當競爭糾紛請示的答復》（〔2008〕民三他字第12號）指出：“對于一定地域內的相關公眾中約定俗成的撲克游戲名稱，如果當事人不是將其作為區分商品或者服務來源的商標使用，只是將其用作反映該類游戲內容、特點等的游戲名稱，可以認定為正當使用。”可見，正當使用是商標侵權案件中的一種積極抗辯。

      就本案來看，佰良公司在其“丁麗姿運動戶外旗艦店”銷售鞋子網頁的標題上使用文字“Dliziz椰子款”，其中“椰子款”只是對所售鞋子款式的描述，并非區分商品來源，屬于非商標性使用；“Dliziz丁麗姿”才是商標性使用，用于識別所售鞋子的來源。佰良公司上述商品標題中的文字的字號、字體相同，沒有突出“椰子”這一詞匯，不能認定其有故意誤導公眾認為該商品與大掌柜公司享有獨占許可使用權的商標“椰子”存在關聯的主觀意圖，客觀上也不會導致消費者混淆和誤認。實際上，消費者在瀏覽“椰子款”文字時，聯想到的應該是yeezy的鞋款，而非大掌柜公司的商品。而且佰良公司結合使用自己的“Dliziz丁麗姿”商標，能夠使消費者清楚該商品來源于“Dliziz丁麗姿”注冊商標，“椰子”文字并沒有起到區分商品來源的作用。   （二）顯著性和知名度不足的商標難以吸引消費者注意力，可以排除相關公眾誤認、混淆商標法的立法目的，是保護商品或服務與商標之間特定的聯系。注冊商標與對應商品或服務依法建立起特定的聯系，但被控侵權標識破壞了這種聯系，其與原商標相同或相似使相關公眾混淆了商品或服務來源，導致被控侵權產品與原商標產生不當的聯系。因此，商標性使用與混淆判斷是兩個獨立的步驟。被控侵權商標是否起到指示商品或服務來源的作用，由商標性使用判斷；商標相同或相似是否使消費者對商品或服務誤此為彼，是混淆判斷。商標性使用他人注冊商標，就是為了使相關公眾對商品或服務來源產生誤認、混淆，所以，認定相關公眾的注意力是判定商標性使用的另一個關鍵。對相關公眾注意力的把握，離不開商標的顯著性和知名度。商標的顯著性是指商標在市場上容易被消費者識別和記憶的程度。顯著性取決于商標的獨特性、簡潔性、易記性和易讀性等因素。商標顯著性高的標識具有更強的區分度，能夠更好地區分出自己的商品或服務和競爭對手的商品或服務。例如，蘋果公司的“Apple”商標就具有很高的顯著性，其獨特的圖形標識和名稱使得消費者能夠迅速地識別出它的產品，進而快速提高消費者的識別和記憶度，提高了品牌的認知度和美譽度。商標知名度是指商標在市場上的知曉程度和認知度，通常與其品牌的市場份額、品牌忠誠度和品牌形象等因素相關。如果是使用馳名商標，相關公眾會下意識產生聯想，則使用人難言善意。反之，如果注冊商標在核準使用的商品或服務上不具有知名度，原則上應審慎判斷相關公眾的注意力是否會被誤導。回歸本案，“椰子”這一詞匯本身是一種水果的名稱，既不是臆造詞，也沒有采取特別的書寫方法，其采用普通印刷體的識別性明顯較差，顯著性不足。大掌柜公司雖然享有“椰子”商標在第25類“鞋”上的專用權，但無法提供證據證實“椰子”商標在該類上已經享有足夠的知名度或持續進行使用、宣傳和推廣，使相關社會公眾在鞋類消費上與其商標產生聯想。這使得“椰子”商標在核準鞋類商品上的顯著性、知名度極弱，其區分商品來源的效果明顯低于yeezy的音譯指代作用。（三）注冊商標文字的新指向得以強化后，該注冊商標的法律保護強度相應弱化在法律上，商標權益受到明確的保護。商標權利人在實際運營中應當加強監管，及時通過法律途徑反假冒、反抄襲、反盜版，依法追究商標侵權行為的責任。維權的過程也是一個廣而告之、提高知名度的過程，可以使普通公眾逐漸知曉其注冊商標。本身缺乏顯著性的商標經過權利人長期維權和宣傳之后，消費者會逐漸意識到它們是在指示特定商品或服務的出處，而不僅是在對商品或服務進行描述。本身具有一定顯著性的商標在后續使用中，如果權利人沒有進行持續的宣傳推廣，他人在相同或者類似商品上使用相同或者近似標識時也沒有及時維權，該商標的知名度就會不斷減弱、淡化甚至淪為某種通用名稱或者描述性詞匯。在市場上開始用“椰子”描述鞋產品時，如果“椰子”商標權利人在第一時間積極維權，一方面，公眾可以了解到市場上存在“椰子”這種鞋品牌；另一方面，也可以阻止大家競相用“椰子”表述yeezy。yeezy進入我國市場也許就會采用其他音譯名，或者協商轉讓類似商標。在相關公眾習慣用“椰子”表述全球知名品牌yeezy鞋的款式造型時，“椰子”一詞就強烈地指向了該種款式造型，久而久之，“椰子”就成為約定俗成的通用名稱，搖身一變成了一種新潮文化現象的代表。從消費者的角度來看，一般認為“椰子”只是指代某一類鞋的款式，而不知道這其實也是一個注冊商標。佰良公司如果想蹭熱度，也只有蹭yeezy才可能分一杯羹，蹭籍籍無名的公司熱度反而會“羊肉沒吃到，惹得一身騷”。這種“賠本賺吆喝”的事恐怕沒人愿意干。基于此，“椰子”文字商標在法律保護強度上自然而然就被弱化了。

       綜上，大掌柜公司的權利商標顯著性、知名度不足，佰良公司主觀上沒有攀附該商標商譽的意圖，客觀上在商品鏈接中同時標有自己的商標，已經向相關社會公眾展示了其商品的來源，消費者不會因為鏈接使用了“椰子款”而誤認為佰良公司銷售的是大掌柜公司的注冊商標商品，不宜作侵權認定。二審終審后，某律師事務所接受了大掌柜公司的申請再審代理委托，約定了10萬元的基礎律師費和高達500萬元的風險代理費，可見其中涉及了巨大的利益。最終，最高人民法院作出（2021）最高法民申1784號裁定，駁回了大掌柜公司的再審申請。

 注釋：

         [1]福建省莆田市中級人民法院（2019）閩03民初965號民事判決書.

         [2]福建省高級人民法院（2020）閩民終161號民事判決書.

作者單位：福建省莆田市中級人民法院                

               福建省莆田市涵江區人民法院