應審慎處理專利許可涉及的OEM ODM
日期：2012-06-15 00:00:00 訪問次數：2000
由于中國勞動力廉價及原材料成本低廉等因素，中國曾一度成為世界的加工廠，“中國制造”可謂響譽世界。進入新世紀以來，主要靠委托加工出口模式發展的原始設備制造商（OEM），開始受制于資源約束、環境壓力、勞動力緊張、原材料上漲、勞動力成本增加等問題組合而成的風險與考驗，并逐漸迫使企業的發展模式由OEM向原始設計制造商（ODM）轉型。
在企業OEM和ODM模式生產過程中，很多情況下都會牽扯到知識產權的問題，也有不少企業為此所困擾和苦惱。本文筆者主要討論在專利權人許可其專利過程中，如何審慎使用涉及ODM的條款，以免由于不了解其具體含義而導致自身利益受損。
專利法的相關規定
OEM即一般情況下其生產能力有限，通過合同訂購的方式委托勞動力低廉的同類產品廠家進行生產，將委托生產產品低價買斷，并直接貼上自己的商標進行銷售。而ODM即某制造商利用自身的設計和生產能力生產出一款產品后，有可能會被一些比較有名的品牌商看中，并被要求配上該公司的品牌名稱來進行生產，或者是對該款產品做一些設計上的修改后再進行生產。
在OEM委托生產過程中，要看委托方是否在中國擁有委托生產產品的專利、商標或版權，如果沒有，是否會與他人的在先知識產權相沖突；在ODM設計生產過程中，要看制造商生產設計的產品是否會與他人的專利權或著作權相沖突。一般來講，OEM模式會更多涉及商標問題，而ODM模式會更多涉及專利問題。
我國專利法第十一條規定：專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。
謹慎簽署委托合同
舉例來說：甲公司是一家國際品牌電器制造公司，以ODM的方式委托境內乙公司電器制造商生產電器，其中所使用一項技術是乙公司境內另一專利權人丙公司授權許可的。根據乙公司和丙公司的《專利實施許可合同》約定，乙公司有實施該專利的獨占許可權。由于市場上出售甲公司商標的電器，其使用的專利技術與丙公司的專利相同，丙公司將甲公司告上法庭。
此案例集中反映了ODM模式生產中涉及的專利權法律問題。在乙公司和丙公司之間有《專利實施許合同》約定，乙公司有實施專利的權利以及采取專利方法制造產品的權利，并可以許可第三方以OEM、ODM模式委托生產。
筆者認為，甲公司與乙公司ODM委托合同中存在兩種合同關系：一是商標許可關系，甲公司許可乙公司在其制造的產品上使用其商標；二是類似買賣關系，乙公司將專利產品賣給甲公司。根據“權利用盡”理論，丙公司享有的專利權已經許可給乙公司，而乙公司將產品賣給甲公司時專利權已經用盡了，因此丙公司再向甲公司主張權利恐怕不能得到支持。當然，如果乙公司沒有得到丙公司授權，則甲乙兩公司承擔連帶責任在所難免，即便甲乙兩之間有知識產權的免責條款，則是甲乙兩公司之間的責任，沒有辦法對外對抗第三人。
可見，在專利權人簽署許可專利實施的許可合同中約定被許可方不得以OEM或ODM方式實施該專利，或限定被許可方僅僅可以以自己的品牌進行銷售，將會避免此類事情的發生。如果合同雙方當事人對合同條款的理解有爭議時，應該依照我國合同法規定所使用的詞句、合同的有關條款、合同的目的、交易習慣以及誠實信用原則，確定該條款的真實意思。因此，筆者建議，合同雙方當事人在簽署合同時一定要謹慎，要咨詢專業的法律人士，以免對合同的一些內容或詞語不了解，而導致簽署合同后的被動。
此外，中國企業在自主創新的發展進程中，特別是在ODM模式生產中，委托方和受托方都應該充分重視相關知識產權的保護問題。在筆者看來，對于委托方來說，其在委托合同中應當注意保護自己知識產權，并通過盡職調查等手段來確保委托時不侵犯他人的知識產權，同時也應該要求受托方對知識產權的權屬進行充分披露；對于受托方所有，或被許可，或通過共同開發，或委托受托方開發的第三方來說，應該在合同中明確權利歸屬或許可方式，對于許可實施專利時，應該對于ODM這種特殊的生產方式在許可合同中予以明確；對于合同中不清楚其定義的內容，一定要咨詢專業法律人士，以免日后產生不必要的紛爭。
